Artykuły eksperckie

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla wielu firm jest nie tylko niezbędne dla rozwoju gospodarczego, ale służy też komercjalizacji IP. Udostępnianie innym podmiotom wzorów przemysłowych, patentów i innych praw może stanowić świetny sposób zarobku – pod warunkiem że takie działania dobrze się zaplanuje. Jak przeprowadzić komercjalizację IP od strony prawnej?

Czego dowiesz się z tego artykułu:

• Komercjalizacja IP to sposób na wygenerowanie przychodów poprzez wykorzystanie kreatywności pracowników.
• Komercjalizację praw własności intelektualnej można przeprowadzić na kilka sposobów. Najprostsze z nich to umowy o przeniesienie praw i umowy licencyjne.
• O bezpieczeństwo IP należy zadbać jeszcze na etapie projektowania poprzez zawarcie umów NDA z pracownikami i podwykonawcami.

Czym jest komercjalizacja IP?

Poprzez komercjalizację IP rozumie się udostępnienie innemu podmiotowi praw własności intelektualnej w drodze przeniesienia praw lub licencji w zamian za wynagrodzenie.

Na komercjalizację prac B+R mogą zdecydować się zarówno indywidualne podmiot prowadzące badania (np. nad sztuczną inteligencją), jak i placówki naukowe, które B+R realizują niejako ubocznie, jako uzupełnienie dla działań związanych z krzewieniem wiedzy.

Dla korzystającego komercjalizacja to zwykle podwójna korzyść. Z jednej strony otrzymuje on konkretny zysk w postaci np. wynalazku lub wzoru przemysłowego. Z drugiej omija cały proces związany z rejestracją właściwego prawa w urzędzie patentowym.

Sprawdź również: Strategia zarządzania IP – jak skutecznie chronić własność intelektualną w firmie?

Jak wygląda proces komercjalizacji IP?

Obecnie różnego rodzaju wynalazki i technologie nie powstają już często „same dla siebie”. Zwykle są wynikiem wytężonych prac naukowców, realizowanych na zamówienie zewnętrznego podmiotu. Finansuje on badania naukowe, a kiedy rozwiązanie jest już opracowane, przejmuje je w drodze stosownej umowy. Tak określa się komercjalizację bezpośrednią.

Poprzez komercjalizację pośrednią rozumie się obejmowanie udziałów, akcji albo warrantów subskrypcyjnych w spółkach zajmujących się prowadzeniem badań naukowych.

Można też założyć nową spółkę osobową albo prostą spółkę akcyjną (która notabene została zaprojektowana właśnie z myślą o startupach bazujących na nowych technologiach) i wnieść do niej jako aport właśnie prawa IP.

Sprawdź również: Badanie Due Diligence w obszarze własności intelektualnej – jak wygląda DD dotyczące IP?

Jak przeprowadzić komercjalizację IP? Rodzaje umów

Udostępnienie praw IP innemu podmiotowi najczęściej przebiega na mocy jednego z dwóch modeli – przeniesienia praw albo licencji. Każdy z nich prezentuje odmienne podejście do modelu biznesowego.

Umowy licencyjne

Umowy licencyjne polegają na udostępnieniu prawa do korzystania z danego prawa, ale jego właściciel jest ciągle ten sam. Mogą mieć charakter wyłączny (jeśli licencjobiorca jest jeden) albo niewyłączny (jeżeli licencjobiorców jest co najmniej dwóch). Przepisy dają bardzo dużą swobodę w zakresie kształtowania postanowień umowy licencji. Można ją ograniczyć terytorialnie lub zezwolić na korzystanie z prawa wyłącznie w określonym zakresie.

W zamian za prawo do korzystania z prawa licencjodawca otrzymuje wynagrodzenie, które zwykle jest wypłacane cyklicznie. W ten sposób tworzy się względnie stałe źródło dochodu. Umowa licencyjna powinna być zawarta na piśmie oraz zawierać następujące elementy:

• oznaczenie przedmiotu umowy,
• czas trwania,
• wysokość wynagrodzenia,
• zakres terytorialny,
• określenie wyłączności lub niewyłączności umowy,
• ewentualne ograniczenia (odnoszące się np. do sposobu korzystania z uprawnienia).

Niekiedy pojawia się również obowiązek wpisu umowy licencyjnej w rejestrze licencji.

Sprawdź również: Czym jest umowa licencyjna na oprogramowanie?

Umowy o przeniesienie praw z IP

Przeniesienie praw IP można przyrównać do sprzedaży. Nabywca staje się nowym właścicielem prawa, płacąc w zamian stosowne wynagrodzenie. Będzie nim mógł dowolnie rozporządzać w przyszłości. W umowie o przeniesienie praw własności intelektualnej zwróć uwagę na:

• przedmiot umowy (najłatwiej podać numer ze stosownego rejestru, jeśli dane prawo zostało już zarejestrowane),
• moment przejścia praw na nabywcę,
• wynagrodzenia,
• oświadczenia i gwarancje sprzedającego.

Zarówno w licencji, jak i przeniesieniu praw nierzadko pojawia się konieczność wskazania prawa właściwego dla umowy i nie zawsze musi być to polski porządek prawny.

Dlaczego trzeba pamiętać o umowach NDA w komercjalizacji IP?

Planując komercjalizację IP, podmiot, który oferuje sprzedać lub licencję uprawnienia musi pamiętać o zabezpieczeniu swojego interesu poprzez zawarcie umowy NDA, zwłaszcza jeżeli dane rozwiązanie nie zostało jeszcze zarejestrowane i nie jest chronione od strony formalnej (np. praca nad nowym wynalazkiem, który nie otrzymał jeszcze patentu). Prawidłowo skonstruowana umowa NDA powinna określać:

• przedmiot ochrony (np. dokładny opis wynalazku, związaną z nim dokumentację),
• czas trwania,
• sposób, w jaki kontrahent ma zachować poufność,
• sankcje za naruszenie warunków umowy NDA.

Przed rozpoczęciem rozmów z innymi podmiotami w celu komercjalizacji IP dobrze jest zlecić przeprowadzenie audytu IP wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Doświadczeni specjaliści pomogą opracować politykę zarządzania aktywami IP. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku firm, których portfolio praw własności intelektualnej jest bogate.

Sprawdź również: Naruszenie własności intelektualnej – co zrobić w przypadku naruszenia IP?

Jak wygląda ochrona praw IP w przypadku komercjalizacji?

Przyjmując prawa własności intelektualnej w wyniku przeniesienia, nabywca musi pamiętać o utrzymaniu ochrony formalnej, jeśli ma być ona skuteczna. W przypadku umowy licencji obowiązek ten zasadniczo spoczywa na właścicielu uprawnień, choć korzystający w określonych warunkach również może egzekwować roszczenia względem naruszycieli.

Komercjalizacja IP. Jak możemy Ci pomóc?

Komercjalizacja IP jest świetnym sposobem na zwiększenie przychodów firmy. Działania mające na celu komercjalizację wynalazków lub wzorów przemysłowych warto zlecić kancelarii prawnej z doświadczeniem w obszarze własności intelektualnej przemysłowej. Nasz zespół:

• przeprowadzi audyt Twojego portfolio IP,
• opracuje strategię zarządzania IP,
• przygotuje plan komercjalizacji praw własności intelektualnej i przemysłowej,
• zadba o przygotowanie umów i pozostałej dokumentacji.